发明专利提前公开的利与弊

  根据中国专利法第三十四条的规定,发明申请自申请日起(有优先权的自优先权日起)18个月公布。专利法同时规定,申请人可以要求提前公布其申请。申请人要求提前公布申请的,自初审合格后即行公布。实践中,该时间一般为4-6个月。那么,我们在申请发明专利的时候,要不要提前公布呢?这本应是一件很重要的事,但很多申请人只是因为想早拿证书就选择了提前公布,甚至很多代理机构并不征求申请人的意见而自作主张地替申请人选择了提前公布,这是一种很不负责任的做法。凡事有利必有蔽,提前公布有它的优点,也有它的缺点,我们要先了解了提前公开的优点与缺点,才能作出正确的选择。
  首先说一下提前公布的优点。提前公布的优点主要有以下几点:
  一、缩短审查周期,加快审查进度。
  这一点很好理解,由于公布的程序提前了,后续其它审查程序也可以相应提前,从而可以缩短审查周期,如果申请符合授权条件,就可以早日获得授权。中国专利法规定的专利保护期限是自申请日起算的,早日授权可以增加权利人实际持有专利权的时间。另外,对于对于生命周期较短的技术,早日授权也可以提高专利权的利用率。国内申请人多是基于这个原因要求提前公布其发明申请的。
  二、尽早获得临时保护。
  专利法第十三条规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。我们称之为临时保护。虽然专利申请过程中,代理机构、专利局均对专利申请的内容负有保密义务,但申请人自己可能通过其它方式公开其技术内容,例如发表论文、参加展会、产品上市等。他人通过这些途径得知其技术后就可以实施。在其发明申请公布前,由于既没有专利权,也没有临时保护,所以他人不必为实施行为承担任何责任,也不需要支付费用。因此,如果要求提前公布发明申请,就可以尽早地获得临时保护,从而要求他人为其实施行为支付使用费。
  三、发明申请公布后可以影响他人在后申请的创造性。
  专利法第二十二条对创造性进行规定时,是将申请与申请日前公开的现有技术相比的,这样本申请越早公布,就越有可能影响他人在后申请的创造性。例如在本申请提交后一年左右他人提交了一件相近申请,其区别技术特征均是本技术领域的惯用技术手段。如果本申请要求了提前公布并在申请后6个月予以了公布,那本申请的公开日就在该在后申请的申请日以前,则本申请就可以影响该在后申请的创造性,从而阻止在后申请授权。如果本申请没有要求提前公布,而是在满18个月后才公布,那么本申请的公布日在该在后申请的申请日以后,本申请只能用来判断该在后申请的新颖性。由于该在后申请记载了本申请没有的技术特征,本申请不能影响在后申请的新颖性,从而不能阻止该在后申请授权。
  下面再来说说提前公布的缺点,主要包括以下几点:
  一、申请周期缩短,有可能是早日授权,也有可能是早日被驳回。
  由于实施一项技术往往需要投大量资金和人力等,当一件发明处于未决状态(即不知道会授权还是驳回),他人考虑到发明授权后权利人可能禁止自己使用,从而给自己造成很大损失,一般不敢冒然实施。申请人可以趁此机会占领市场,且该时间段越长,申请人占领市场的机会就越大。相反,如果申请人要求了提前公布,而申请在提前进入实质审查后被驳回,那么他人就可以放心地实施该技术了,从而与申请人争夺市场。
  另外,专利授权后每年都需要缴纳年费。如果该技术还没有真正投放市场产生效益,那么提前公布早日授权就会白白缴纳很多年费。当然,对于符合一定条件的国内申请人可以享受费用的减缓,并且自2016年1月1日起可以享受的年费减缓由3年增加到了6年,因此该点对决定是否提前公布的影响并不明显。不过对于不能享受费用减缓的申请人影响就很大了。
  二、使他人可以更早得知自己的技术内容。
  发明申请公布后在获得临时保护的同时,任何人都可以获取该申请的技术内容,竞争对手就可以根据这些内容分析申请人的研发动态及其它信息,从而制定相应的竞争策略。这可能使得申请人很被动,甚至面临竞争失败的危险。
  三、发明申请公布后会影响自己在后申请的创造性。
  发明申请公布后可以影响他人在后申请的创造性,当然也会影响自己在后申请的创造性。如果在对一项技术提出发明申请后,申请人又对该技术进行了一些改进,该改进是该技术实施的最佳方案,具有很好的市场价值,但是该改进并不能构成“非显而易见性”。如果申请人想对该改进再提出一件申请,那么该在先申请是否已经公布就至关重要了。
  如果该在先申请已经公布,就可以用来判断该在后申请的创造性。由于该改进不能构成“非显而易见性”,该在后申请就没有创造性而不能获得授权。如果该在先申请还未公布,就只能用来判断该在后申请的新颖性。由于该在后申请中存在该在先申请中没有记载的改进的技术特征,因此该在后申请相对该在先申请是有新颖性的,从而有可能获得授权(还要看是否存在其它现有技术或抵触申请)。
  可见,如果该在先申请要求了提前公布,提交在后申请的时间只有4-6个月(如果要求优选权则有12个月);而如果该在先申请未要求提前公布,那么提交在后申请的时间就能有18个月。并且,由于在后申请的保护期限是自其申请日开始计算的,相当于将该技术的保护期限延长了,且最长可以延长18个月。
  四、提前公布使申请人有意义地主动撤回申请的机会减小。
  专利法第三十二条规定,申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。对于发明,就分为在公布前撤回和公布后撤回两种情况。如果申请人基于某些原因想撤回申请,如果申请已经公布,公众都可以获知该技术了,申请人撤回相当于把该技术无偿贡献给了公众,撤回的意义已经不大。因此,申请人的主动撤回一般都是在申请公布前操作的。如果未要求提前公布,申请人可以主动撤回申请的时间就有18个月;如果要求了提前公布,可以主动撤回申请的时间可能就只有4-6个月。
  五、提前公开有可能会让发明专利申请丧失进入国外的机会。
  发明专利申请自申请日起12个月内可以要求优先权的形式进入国外,但是如果出现特殊情况,发明专利申请在12个月或者14个月内未办理相关手续,而此时国内的专利申请已经提前公开成为现有技术,则此专利申请丧失了进入其它国家的机会。如果此时该专利申请还没有被公开,可以不要求优先权而进入国外,或者先撤回国内申请再提交PCT,然后选择进入中国和其它国家。虽然相比要求优先权增加了一些风险,但自己的中国申请不会影响自己在其它国家的授权了。笔者的一个客户就有几件专利在提出申请后15个月的时候才想到要去国外保护,幸好提出国内申请时没有要求提前公开,还保留有操作的空间,笔者也根据其情况进行了相应的操作。
  可见,提前公布是一把双刃剑,我们可以考虑以下因素进行决策。
  对于研发的初期阶段所产生的技术,由于到最终投放市场还需要较长时间,一般不要求提前公开;对于研发的中期阶段所产生的技术,可以对技术市场化的时间做一个预判,如果2年内可以实现市场化,就可以要求提前公布,否则就不要求提前公布;对于研发的后期阶段所产生的技术,一般都是对技术最终市场化的完善,很快就可以投放市场,因此可以考虑提前公布。除了这些,还可以考虑其它一些因素。例如自己会不会在近期通过其它途径披露自己的技术(发表论文、参见展会等),如果会,可以要求提前公布发明申请以尽早获得临时保护。
  当然,上面是一些常见的考虑因素和通常的做法,实践中申请人可以根据自己的情况综合考虑各种因素以作出是否提前公布的决策。


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